由EPO的判例T2181看 技术问题 撰写的重要性

众所周知，一份发明专利申请包括说明书和权利要求书，权利要求书的撰写非常重要，专利代理人对此也非常重视，因为目前世界各国的专利制度基本上都规定，专利权的保护范围以权利要求为准。说明书通常包括技术领域、背景技术、发明内容、附图说明(如果有附图)和具体实施方式。为了使说明书充分支持权利要求，专利代理人往往对技术方案本身的撰写非常注意，对于背景技术和发明目的，即，要解决什么样的技术问题往往不太重视。近日笔者揣摩了EPO的判例T21/81，感觉到“技术问题”撰写得好坏有可能影响到一份专利申请案的命运，特别是在创造性的判断上。

一、T21/81判例介绍

该判例涉及案件的申请号为78300163.9，公开号为0001872，在实质审查阶段，EPO的审查小组将其驳回，驳回理由是其权利要求没有创造性，使用的对比文件是FR-A-1408864、GB-A-1272916和DE-B-1158174。

申请人对此决定向欧洲上诉委员会提起上诉，上诉时提交的权利要求1为：一种电磁装置，其包括一个外壳；一个安装在外壳内的包括多层铁磁材料的固定型芯，该型芯有一个基座和一对从基座大体上垂直延伸的支柱，所述型芯有一个中心极面和位于每一个支柱端部的一个极面；有一个中心极面和两个端部极面的可自由移动的铁磁材料的电枢，电枢放置在外壳中，使型芯上的每一个极面与电枢上相应的极面相对，电枢在外壳内松散导引作直线运动；在型芯和电枢的中心极面之间设置包括一个空气间隙的磁导率减小区以助于将二者分离；与型芯关联的通电线圈，当线圈通电时诱发磁力，这种磁力使电枢从打开位置移动到闭合位置，在其中形成三腿磁流；其特征在于：设置一个能发出所需声音信号的设备以取代发声装置，这种设备包括，在至少一个中心极面上，而不是任何端部极面上的一个非磁性材料的非磁性硬质涂层，该非磁性材料具有比构成电枢和型芯端部极面的铁磁材料高的多的耐磨性。

在口头审理期间，在上诉委员会提出“硬质”和“高”没有确切含义时，申请人将其限定为碳化钨。

欧洲专利上诉委员会在该判例的决定理由中首先阐述了权利要求1前序部分描述的装置对于本领域普通技术人员来说是显而易见的。在决定理由的后半部分着重阐述了碳化钨这种非磁性材料的选择没有创造性。

至于非磁性材料，FR-A-1408864的说明书明确记载，这种材料应当是“非磁性材料，优选塑料，对挤压和摩擦造成的磨损有很高的抗力，例如特氟龙”。但是说明书中并没有给出优先选择塑料的原因。上诉委员会认为：对于本领域普通技术人员来说，从已知的适用于某一目的的材料中选择最合适的一种是正常的行为，这对于在作为现有技术的对比文件中没有理由地提出优先使用某一材料的情况同样适用。众所周知，碳化钨是现有技术中提到的耐磨性比电磁装置的型芯和电枢常用的材料都要好的几种材料之一。另外还知道，碳化钨的用途不限于极面受到连续碰撞的情况，这种材料一般可用在磁性装置中以产生抗磨损作用或者磁绝缘作用。与用于同样目的的其他材料相比，碳化钨有多种优点，比较容易涂覆。因此，这种材料的选择没有创造性。

申请人在上诉过程中一直强调，选择碳化钨这种材料的优点是，在装置将要达到使用寿命时，不需要额外措施就可以听到清晰的咔哒声。对此，上诉委员会认为：考虑到现有技术，对于本领域普通技术人员来说，如果由现有技术的教导可以预料到一个有益效果，那么得到落在一项权利要求范围内的技术方案就已经是显而易见的。在这种情况下，这项权利要求没有创造性，而不管该技术方案是否能够获得额外效果，即使这种额外效果是无法预知的。

二、原始说明书介绍

从本申请原始提交的说明书可以看出，申请人在背景技术的描述中，强调了以前的现有技术例如US1697953是通过延伸到可移动电枢和固定型芯之间的空气间隙的凸起而在型芯和电枢之间形成磁导率减小区；现有技术例如US2239267和US3573690是通过在电磁装置的所有极面上涂覆耐磨性非磁性表层形成磁导率减小区。

说明书强调，在电枢和型芯的所有极面上涂覆非磁性材料费时且成本高昂，非磁性材料在磁路中造成磁阻增加，这对于电磁装置的运行有不利影响。在至少一个中心极面而不在其他端部极面上使用耐磨性比电磁装置的型芯和电枢常用的材料都要好的非磁性材料会使磁路中的磁阻适度升高，而不会过度升高。

说明书中强调，当电磁铁接近使用寿命时，磁路中外面两个腿没有涂覆碳化钨的极面受到的磨损要远高于涂覆了碳化钨的极面受到的磨损，结果，电磁铁在闭合时会发出咔嗒声。这种现象的优点是：这种咔嗒声可以作为该装置寿命将至的信号，说明这种装置需要报废了。

三、对判决的分析

由该判决可以看出，欧洲专利局上诉委员会对权利要求1创造性的判断遵循了“问题解决法”的三个步骤：(1)确定最接近的现有技术，(2)确定要解决的技术问题，(3)从最接近的现有技术和技术问题出发，考虑要求保护的发明对于本领域普通技术人员来说是否显而易见。

在本案中，申请人在原始说明书中认定的最接近的现有技术是US2239267和US3573690，从而确定了本申请可以解决三个技术问题：1、在电枢和型芯的所有极面上涂覆非磁性材料费时且成本高昂，非磁性材料在磁路中造成磁阻增加，这对于电磁装置的运行有不利影响；2、在至少一个中心极面而不在其他端部极面上使用耐磨性比电磁装置的型芯和电枢常用的材料都要好的非磁性材料会使磁路中的磁阻适度升高，而不会过度升高；3、当电磁铁接近使用寿命时，磁路中外面两个腿没有涂覆碳化钨的极面受到的磨损要远高于涂覆了碳化钨的极面受到的磨损，结果，电磁铁在闭合时会发出咔嗒声。

从原始说明书描述的技术效果可以看出，本发明确实解决了上述三个技术问题。欧洲专利局上诉委员会在用“问题解决法”判断本案的创造性时，重新确定了最接近的现有技术，将FR-A-1408864作为最接近的现有技术，FR-A-1408864公开了一种枢轴电枢装置，“为了防止空气间隙消失及其他两个极面磨损后带来的电枢粘结”而只在定义了空气间隙的一个中心极面上涂覆非磁性耐磨损材料。因为FR-A-1408864已经公开了只在定义了空气间隙的一个中心极面上涂覆非磁性耐磨损材料，所以以FR-A-1408864作为最接近的现有技术时，原始说明书中确定的本发明要解决的第一个技术问题已经不再是本发明客观上要解决的技术问题。

欧洲专利局上诉委员会确定FR-A-1408864作为最接近的现有技术后，根据申请人在上诉口审阶段确定的权利要求书，找出其区别技术特征就是选择了碳化钨作为中心极面上涂覆的非磁性耐磨损材料，由此确定本发明要解决的客观技术问题是在非磁性耐磨损材料中选择碳化钨涂覆在一个中心极面上。

确定了客观技术问题之后，欧洲专利局上诉委员会认为，碳化钨是现有技术中提到的耐磨性比电磁装置的型芯和电枢常用的材料都要好的几种材料之一。另外还知道，碳化钨的用途不限于极面受到连续碰撞的情况，这种材料一般可用在磁性装置中以产生抗磨损作用或者磁绝缘作用。与用于同样目的的其他材料相比，碳化钨有多种优点，比较容易涂覆。因此，这种材料的选择没有创造性。

至于申请人强调的另外一个技术问题，即，当电磁铁接近使用寿命时，磁路中外面两个腿没有涂覆碳化钨的极面受到的磨损要远高于涂覆了碳化钨的极面受到的磨损，结果，电磁铁在闭合时会发出咔嗒声。尽管欧洲上诉委员会承认该技术效果是出人预料的，但是，欧洲上诉委员会仍然认为：权利要求1的技术方案没有创造性，其理由是：如果由现有技术的教导可以预料到一个有益效果，那么得到落在一项权利要求范围内的技术方案就已经是显而易见的。在这种情况下，这项权利要求没有创造性，而不管该技术方案是否能够获得额外效果，即使这种额外效果是无法预知的。

四、该案在撰写中存在的问题

如果从申请文件的撰写角度看本案，可以看到本案申请人在撰写申请文件时存在下述缺陷。

首先，检索不到位。从本案可以看出，申请人检索得到的现有技术并非真正的最接近的现有技术。申请人检索得到的现有技术是US2239267和US3573690，这两篇现有技术都是通过在电磁装置的所有极面上涂覆耐磨性非磁性表层形成磁导率减小区。

其次，技术问题确定不准确。因为申请人检索得到的现有技术与欧洲上诉委员会确定的最接近的现有技术不同，导致客观上解决的技术问题与申请人认为的其要解决的技术问题不同。申请人确定的要解决的首要技术问题是：在电枢和型芯的所有极面上涂覆非磁性材料费时且成本高昂，非磁性材料在磁路中造成磁阻增加，这对于电磁装置的运行有不利影响。而欧洲上诉委员会以FR-A-1408864作为最接近的现有技术，从而确定其要解决的技术问题是选择碳化钨作为非磁性涂覆材料。最终导致该案被驳回。

五、该案的启示

从申请人的角度看，在撰写申请文件时有几点启示。

1、尽量找到最接近的现有技术。如果能够找到真正的最接近的现有技术，则确定要解决的技术问题时就比较客观。

2、确定技术问题时尽量避开现有技术的教导。从另一个角度看，如果申请人在撰写申请文件时不写前面所述的第一个和第二个技术问题，而仅写第三个技术问题。该案的结果未必就一定被驳回。因为在本案的申请日之前，本领域普通技术人员确实想不到，如果只在中心极面而不在其他端部极面上涂覆碳化钨，在电磁铁接近使用寿命时，电磁铁在闭合时能够发出咔嗒声。这就提醒人们该电磁装置的使用期限已到，可以报废了，而不需要另外附加提醒装置。根据欧洲专利局审查指南的规定，对于选择性发明，如果取得了预料不到的技术效果，则这种选择是非显而易见的，具备创造性。